A consecuencia de la apertura que en los últimos años se presento en los mercados internacionales, obviamente como principal en el campo de los negocios, el «know-how» se ha convertido en un bien inmaterial que sin lugar a dudas ha cobrado importancia, por ello es que en algunos contratos como en el de franquicia, la cláusula de mayor importancia es la que versa sobre la protección de este conocimiento fundamental que no significa más que la definición del mismo término al español «saber cómo».
La frase «know how», es derivado del vocablo anglosajón «Know how to do it», que quiere decir “saber cómo hacer algo” y se refiere a la información que se aplica como un conjunto de conocimientos preexistentes, que no es conocida por el público, que puede incluir técnicas, información secreta, teorías o datos, pudiendo ser información financiera, comercial o técnica y que se utiliza en cierta actividad comercial o industrial, obteniendo con ello, cierta ventaja sobre otros que no la conocen. Como lo mencioné anteriormente este término es comúnmente utilizado en las empresas que venden franquicias, en donde implica ese conjunto de conocimientos específicos que al haber sido aplicados, han rendido frutos.
Se considera que una de las cualidades que contiene es el hecho de que es un secreto, mismo que debe de evitarse que se haga del conocimiento en general, gracias a esta cualidad es que, al hacer uso de él se puede obtener un provecho, al concederle a su tutelar una ventaja, de otra manera no tendría objeto tutelarlo jurídicamente, como consecuencia, es que este tipo de información es considerada «confidencial» o «secreto industrial».
En nuestro país, no es posible protegerlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI- como tal, pero este se podría considerar como un secreto industrial, debido a que tal y como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial –LPI-, encuadra a la perfección con la definición jurídica que estipula su siguiente artículo:
“Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma…”
De la anterior cita es evidente que en México, el «know how» es considerado un secreto industrial, objeto de protección por el IMPI, aunque no se lleva a cabo ningún tipo de solicitud de protección, ni tampoco existe algún procedimiento parecido al que se lleva a cabo en registro de patentes y marcas, sino que este cobra sus efectos hasta el momento en que se viola su confidencialidad por personas que se demuestra que se encuentran obligadas a su secreto, con la finalidad de que, de alguna manera se responsabilice y se le condene al pago de daños y perjuicios. Lo anterior quiere decir que tal y como se establece en los artículos 82 al 86 Bis de la ley en comento, existen tres elementos que este secreto industrial debe contener para que sea reconocido como tal:
- Que la información tenga el carácter de secreta.
- Que la información tenga un valor comercial o industrial.
- Que el uso de tal información signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros.
- Que en el uso de esta información, se hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
Además se establece en dicha ley, que el contenido de la información, se deberá contener en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares, con la finalidad de otorgar la suficiente certeza jurídica de este contenido. El titular tendrá la posibilidad de transmitirlo o autorizar su uso a un tercero, con la condición de que este autorizado no deberá divulgar el secreto industrial por ningún medio; por ello es que es recomendable que además es recomendable, que en los contratos laborales de cualquier empresa, se establezca alguna cláusula de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemple la actividad que el trabajador vaya a desarrollar, esto con la intención de constituir una prueba fidedigna de que en efecto todos los trabajadores, se obligaron a no divulgar el secreto industrial.
Respecto del valor económico de la información del secreto industrial, este será el equivalente a consecuencia de la ventaja competitiva ofrecida, ya sea porque su uso reduce los costos de producción, o minimiza el tiempo de consecución de los objetivos planteados en la empresa, por ello es que adquiere dicho valor económico. De tal forma que el «know how», sólo tendrá valor económico si otorga una mejora en el desarrollo de una actividad comercial o industrial, ya que de lo contrario no sería atractivo.
La LPI, también establece en sus artículos 223, fracciones IV, V y VI, y 224, las conductas que configuran delitos al respecto, así como las sanciones que se aplican en dados casos, en donde se considera delitos los siguientes:
- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y
- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.
Por la comisión de los delitos antes previstos, se impondrán al infractor, de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Algunos empresarios, al realizar su manual de operaciones administrativas en sus compañías, introducen la información relativa al «know-how», y con la finalidad de proteger de alguna forma dicha información, registran este manual como obra literaria ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor –INDAUTOR-, en virtud del cual otorga su protección para que este goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, y de conformidad a los derechos morales sobre la obra que le son otorgados, determinan mantenerla inédita, protegiendo la obra de las siguientes acciones, que se citan en el siguiente artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor:
Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:
- La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar;
- La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:
- a)La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;
b)La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y
c) El acceso público por medio de la telecomunicación;
III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:
- a)Cable;
b)Fibra óptica;
c) Microondas;
d) Vía satélite, o
e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse. - La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;
- La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;
- La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y
VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.
El presente y el devenir de los negocios internacionales, requiere de que los empresarios tomen acciones para proteger tanto sus bienes materiales (activos), como sus bienes inmateriales o intangibles (propiedad autoral o industrial), ya que la competencia no siempre es leal, por ello es debido que pidan los servicios de personas que pueden ayudarlos a proteger su patrimonio. Una adecuada protección a sus secretos operativos podrá hacer que un empresario siempre tenga ventajas competitivas, y su negocio tenga un mayor valor.